案说商标法 | 商标描述性合理使用不构成侵权

日读一判，系法律商业双驱动的万程通商团队的每日固定学习会。 本文分享的案例，系我们于2023年11月29日集体学习的案例。

按照有关法律、法规、政策的要求，即日起，我们学习分享的案例，将隐去主体及案号信息。给您带来不便，我们深表歉意。

如您需案例全文，请联系我们，我们会尽快安排发送。

【裁判要旨】

在处理涉及正当使用抗辩的问题时，应当在比对被控侵权标识与涉案注册商标相似程度具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意 (有无将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用的恶意 ) 和合理 (是否仅是在说明或者描述自已经营的商品或服务的特点等必要范围内使用 ) ，以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为还是属于正当使用行为，从而合理界定注册商标专用权的保护范围，达到商标专用权和公共利益之间的平衡。

【法律关系图】

【关联法条】

《中华人民共和国商标法》第五十九条、第六十三条、第六十四条

《中华人民共和国商标法实施条例》第七十九条

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条

【诉讼主体】

上诉人（原审被告）： B公司 。

被上诉人（原审原告）： A公司 。

原审被告： C公司 。

【基本案情】

A公司系注册商标专用权人。B公司生产、C公司销售的三种规格牛奶产品包装盒上使用了“85℃”标识。B公司官网商品展示页面及相关广告宣传中也使用了“85℃”标识。A公司认为，B公司对“85℃”标识的使用方式，容易使相关消费者产生混淆，误认为上述产品与A公司有关联或两者之间存在关联关系，侵害了其注册商标专用权，故向一审法院提起诉讼，请求B公司、C公司停止侵权、赔偿损失。

【一审认为】

一审法院认为，本案具有如下争议焦点：

一、A公司的注册商标是否注册在先，并具有较高知名度

二、B公司对85℃的使用是否构成正当使用

三、B公司和C公司的行为是否构成商标侵权

（一）B公司标注85℃是否构成商标侵权

（二）B公司和C公司销售涉案商品是否构成商标侵权

（三）B公司和C公司应否承担侵权责任

1.B公司应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任

2.C公司应当承担停止侵权的民事责任

3.B公司和C公司应当赔偿A公司的合理开支

【一审裁判】

据此，一审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条第一款第（一）、（八）项、第三款、商标法第四十八条、第五十七条第（一）、（二）、（三）项、第五十九条第一款、第六十三条第一、三款、第六十四条第二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第七十九条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称商标司法解释）第九条、第十条、第十二条、第十六条第一、二款、第十七条、最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条规定，判决：一、B公司应于判决生效之日起立即停止侵犯A公司第XXXXXXXX号注册商标专用权的行为，具体包括立即停止在产品包装上、广告宣传中使用A公司上述注册商标，立即停止销售侵犯A公司上述注册商标专用权的商品；二、C公司应于判决生效之日起立即停止销售侵犯A公司第XXXXXXXX号注册商标专用权的商品；三、B公司应于判决生效之日起十日内赔偿A公司经济损失400，000元；四、C公司应于判决生效之日起十日内支付A公司为制止侵权而支付的合理开支69.20元；五、B公司应于判决生效之日起十日内支付A公司为制止侵权而支付的合理开支59，500元；六、驳回A公司其余的诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费47，217元（A公司已预缴），由A公司负担21，484元，B公司负担人民币25，683元，C公司负担50元。

【二审认为】

本院认为，一审法院认定，B公司、C公司对A公司一审诉请保护的四个注册商标中的三个注册商标（即第XXXXXXX号、第XXXXXXXX号、第XXXXXXX号注册商标专用权）不构成侵权。对此，B公司、A公司、C公司均未表示异议，本院也认同一审法院的上述认定结果。而一审法院还认定，B公司、C公司对A公司一审诉请保护的另一个注册商标（即第XXXXXXXX号注册商标）构成侵权，对此，B公司不服并因此提出上诉。故本案二审争议焦点在于：B公司在被控侵权商品上使用被控侵权标识85℃的行为，是否侵害了A公司享有的第XXXXXXXX号注册商标专用权。

对此，A公司认为，被控侵权标识与第XXXXXXXX号注册商标标识相同，核定使用的商品类似，故B公司在被控侵权商品上使用涉案标识的行为，足以造成相关公众的混淆和误认，侵害了A公司涉案商标专用权。B公司认为，被控侵权商品与涉案第XXXXXXXX号注册商标核定使用的商品虽构成类似，但被控侵权标识与第XXXXXXXX号注册商标标识既不相同亦不近似。B公司在被控侵权商品上使用涉案标识的行为，属于对温度标识的正当使用，不会造成相关公众的混淆和误认，没有侵害A公司的涉案商标专用权。一审法院则认为，B公司在被控侵权商品上标注85℃不属于正当使用，属于在相同商品上使用与A公司第XXXXXXXX号注册商标相同标识的侵权行为。

上述不同认知，究其本质是对涉案第XXXXXXXX号注册商标的保护范围与温度标识合理使用范围的争议。对此，本院认为，商标法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标法第五十七条第一项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的侵权行为。第五十九条规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

上述法律规定表明，其一，在相同商品上商标性使用相同商标，是商标专用权人的固有权利，在上述行为发生时，推定发生混淆，应当认定为商标侵权行为。其二，就类似商品相同商标、相同商品近似商标以及类似商品近似商标行为的侵权判断，均应以混淆作为侵权判断的必要条件。其三，商标法虽赋予商标专用权人控制已被注册为商标的文字、图形或其组合的权利，但非商标性使用前述标识的行为，显然不在商标专用权人的控制范围之内。因此，上述法律规定显示了商标法加强对商标权人专用权利的保护和平衡公共利益的立法目的。司法实践中，在处理涉及正当使用抗辩的问题时，应当在比对被控侵权标识与涉案注册商标相似程度、具体使用方式的基础上，分析被控侵权行为是否善意（有无将他人商标标识作为自己商品或服务的标识使用的恶意）和合理（是否仅是在说明或者描述自己经营的商品或服务的特点等必要范围内使用），以及使用行为是否使相关公众产生混淆和误认等因素，综合判断被控侵权行为究竟是商标侵权行为，还是属于正当使用行为，以合理界定注册商标专用权的保护范围，达到商标专用权和公共利益之间的平衡。

一、关于涉案第XXXXXXXX号注册商标专用权的保护范围，以及被控侵权标识与涉案第XXXXXXXX号注册商标的比对

首先，商标法第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。本案中，A公司解释涉案商标来源于“咖啡在85℃时喝起来最好”。故85℃直接表示了商品的特点，而将作为温度标准表达方式的85℃标识直接予以注册商标，显然有悖于上述商标法第十一条的规定，有损社会公共利益，难以获得商标注册部门的认可。因此，涉案第XXXXXXXX号注册商标标识将元素8、5、℃采用不同字体及高低错落排列的表达方式，与温度标准表达方式85℃具有了显著区别，客观上增强了涉案第XXXXXXXX号注册商标标识的显著性而获得了注册，但也因此限制了涉案第XXXXXXXX号注册商标标识的保护范围。将被控侵权标识85℃与涉案第XXXXXXXX号注册商标相比对，两者字形元素相同但排列不同；实际中，商标权人及相关公众对涉案商标标识的读音与一般公众对85℃作为温度表达时的读音也不尽相同。故两者之间虽在外形上构成近似，但一审法院将之认定为相同商标有误，本院依法予以纠正。

其次，商标法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。第二十三条规定，注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。本案中，涉案第XXXXXXXX号注册商标核定使用的商品包括：牛奶制品、奶茶（以奶为主）、可可牛奶（以奶为主）等。而在国家工商行政管理总局商标局《类似商品和服务区分表》（第十一版）第二十九类第2907奶和乳制品类似群中记载的商品包括了：牛奶290039；牛奶制品290074；奶茶（以奶为主）C290069；可可牛奶（以奶为主）C290070，因此，牛奶与牛奶制品、奶茶（以奶为主）、可可牛奶（以奶为主）不属于相同的商品。但是，被控侵权商品牛奶与涉案第XXXXXXXX号注册商标核定使用的牛奶制品、奶茶（以奶为主）、可可牛奶（以奶为主）等商品，在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同，根据商标司法解释第十一条规定，两者之间构成类似商品，一审法院将之认定为相同商品有误，本院依法予以纠正。

二、关于被控侵权行为是对注册商标的使用还是对温度表达的正当使用

本院认为：首先，在涉案被控侵权商品外包装上使用被控侵权标识85℃，是温度的标准表达方式，与涉案第XXXXXXXX号注册商标标识具有明显区别。因此，B公司对于温度的标准表达方式85℃的使用，尚不属于对A公司涉案第XXXXXXXX号注册商标标识的恶意使用。其次，A公司对于B公司在其使用的巴氏杀菌技术生产工艺过程中包括了“15秒钟使用85℃的温度杀菌”的事实并无异议，可见B公司在被控侵权商品外包装上使用85℃具有一定的事实基础。且虽然被控侵权外包装上的85℃的字号大于相同位置的文字，但该85℃并非孤立的，而是分别配以“85℃巴氏杀菌乳新鲜说”“认准巴氏杀菌乳才是鲜牛奶”“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”“我是巴氏杀菌乳我更新鲜”“85℃巴氏杀菌乳高品质鲜牛奶”等文字，上述文字亦充分说明，B公司使用85℃所表达的就是温度，且仅是在表达温度意义上的使用。因此，本院认为，B公司在被控侵权商品上使用85℃，仅是为了向相关公众说明其采用的巴氏杀菌技术的工艺特征，仍属于合理描述自己经营商品特点的范围，并非对A公司第XXXXXXXX号注册商标的使用，而是对温度表达方式的正当使用。

三、关于被控侵权行为是否使相关公众产生混淆和误认

本院注意到，A公司从未生产过被控侵权商品（牛奶），也未在牛奶商品上使用过涉案商标，故在牛奶商品上相关公众对于A公司并无认知。而B公司在牛奶等乳制品商品上享有的“光明”商标为驰名商标，被控侵权商品上还使用了B公司注册的“”注册商标，因此，上述事实与B公司善意和合理的在被控侵权商品上使用了温度的标准表达方式85℃事实相结合，即使对涉案第XXXXXXXX号注册商标熟知的相关公众，对于被控侵权外包装予以一般注意，亦自然会认为被控侵权商品外包装上标注的85℃是B公司采用的巴氏杀菌技术的温度，而不会产生被控侵权商品来源于A公司或与A公司有关的混淆和误认。对于一审法院查明的，在网页中有“优倍85度C巴氏杀菌奶是脱脂还是全脂”的事实，本院认为，个别网友以“85度C”称谓“85℃”，难以得出相关公众已经产生被控侵权商品来源于A公司或与A公司有关的混淆和误认的结论。本院对于A公司的相关意见，不予采纳。

综合上述意见，本院认为，B公司在涉案被控侵权商品外包装上使用被控侵权标识的行为，属于对温度标识的正当使用行为，未造成相关公众的混淆和误认，不构成对涉案第XXXXXXXX号注册商标专用权的侵害。B公司关于其在被控侵权商品上使用85℃的行为，属于对温度标识的合理使用，不构成对涉案第XXXXXXXX号注册商标侵害的上诉主张成立，本院予以采纳。一审法院的相关认定有误，本院依法予以纠正。A公司的一审诉讼主张不能成立，本院依法予以驳回。

【二审裁判】

综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销上海市黄浦区人民法院 （2016）沪0101民初24718号 民事判决；

二、驳回被上诉人（原审原告）A公司的一审全部诉讼请求。

本判决为终审判决。