《专利法实施细则》及《专利审查指南》修改详解：专利复审制度

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“本次《专利法实施细则》修改，将原本只是部门规章规定的依职权审查原则，提升到法律规定的层面，提高了依职权审查的地位，也是对审查员复审工作的一个指导方向。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李月春 北京志霖律师事务所

一、增加依职权审查

修改后的《专利法实施细则》（下称细则）第六十七条相比于修改前，将第一款“专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的，应当通知复审请求人，……”修改为“国务院专利行政部门进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定或者专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形的，应当通知复审请求人……。”

本次细则修改，将原本只是部门规章规定的依职权审查原则，提升到法律规定的层面，提高了依职权审查的地位，也是对审查员复审工作的一个指导方向。修改后的实施细则许可依职权审查,主要出于提升程序效率和保证专利授权质量的双重考虑。如果专利行政部门发现专利申请或授权专利存在明显的缺陷而不主动干预,可能导致专利申请在实质审查和复审环节来回震荡,或者专利无效宣告程序被反复提起,浪费社会的资源。行政部门不主动干预,也可能导致原本不应被授权的专利被维持,从而增加社会成本。

在《专利审查指南》（下称审查指南）中，对于依职权审查也进行了修改，根据审查指南第四部分第二章第4.1节复审请求理由和证据的审查的规定：

除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现申请中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查：

（1）不符合专利法实施细则第十一条的规定。

（2）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。

（3）与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。

（4）驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷。

上述第（1）项是适应专利法及细则的修订增加的诚实信用条款。上述第（2）-（4）项是原有的条文，审查指南对第（3）、（4）项进行了案例补充。

其中，在第（3）项下增加了如下案例：驳回决定指出权利要求1相对于对比文件1和公知常识不具备创造性。当从属权利要求2-6进一步限定的附加技术特征也属于公知常识， 且权利要求1-6均不具备创造性时，合议组一并指出权利要求1-6相对于对比文件1和公知常识不符合专利法第二十二条第三款的规定。

并且，审查指南中还补充了以下与创造性比较相关的内容：“对于与驳回决定指出缺陷相关的证据，合议组可以适度调整其使用方式 ，例如，在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据。”

实践中，使用创造性条款对专利申请驳回的情形最多，审查指南如此修改后，审查程序中可能会出现以下情形：

一是，大部分创造性驳回都涉及公知常识的使用，如果一份驳回决定中，对部分权利要求采用了对比文件加上公知常识的方式评价的创造性，对另外部分权利要求采用的是两篇以上对比文件结合评价的创造性。而在复审阶段如果认为上述两篇以上对比文件的结合存在问题，创造性的说理不够合适，可直接换成对比文件结合公知常识的方式进行评价。上述示例中，两种评价方式针对的权利要求是独立权利要求和从属权利要求的关系，实践中对并列权利要求之间是否也如此操作，还不得而知。

二是，驳回决定中使用两篇以上对比文件结合评价创造性，在复审决定中，如果觉得最接近现有技术选取的不够合适，可以自行变更最接近的对比文件，并且，可以更改对比文件的组合方式、或者少用部分对比文件。

对于审查员来说，如此操作更加灵活，可以避免针对该部分权利要求撤销驳回后，实质审查员继续驳回进而造成的程序延长，或者实质审查员直接授权造成的对社会公众的不公。既能保证结果正确，又能够节约程序。但是对于申请人来说，存在复审决定超出预期的情形产生，并且少给了申请人一次陈述意见的机会，可能出现审查结果不客观的情形。

尤其是可能出现的情形是，如果审查员利用规则，在审查过程中使用大量对比文件结合评价创造性，会使得申请人需面对大量文件详细阅读理解和答复，造成很大困扰，而且也给复审工作增加很大工作量，而复审中为了保证最终结果的正确性，很可能通过调整对比文件的使用方式维持驳回，最终使得申请人感觉两级审查之间不一致、不严肃。

因此，笔者提出如下建议，复审阶段，如果审查员要将对比文件结合评价创造性的方式修改为对比文件结合公知常识的方式，能够在复审决定中附上相关的公知常识证据。对于更改最接近现有技术以及对比文件组合方式的情形，应该慎重使用。

在上述第（4）项下增加了如下案例：

驳回决定指出权利要求1对技术方案的某处限定导致其工作原理不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定。当上述问题的根源在于说明书缺乏解决技术问题的技术手段时，合议组指出申请不符合专利法第二十六条第三款的规定。

再如，驳回决定指出权利要求1不具备创造性。当权利要求1保护范围不清楚影响到创造性审查对区别特征的准确认定时，合议组指出权利要求1不符合专利法第二十六条第四款的规定。

这里增加的两个案例，一是根据法条适用的逻辑关系，选择更有针对性的法条；二是其他缺陷影响审查意见准确性时，先解决该“前序问题”。这里同样存在上面提到的问题，少给了申请人陈述意见的机会，可能出现审查结果不客观的情形。

二、关于复审程序的修改

本次细则修改将原细则第62条“专利复审委员会应当将受理的复审请求书转交国务院专利行政部门原审查部门进行审查。原审查部门根据复审请求人的请求，同意撤销原决定的，专利复审委员会应当据此作出复审决定，并通知复审请求人”内容删除。

审查指南中，对该内容进行了适应性修改，具体为，将“根据专利法实施细则第六十二条的规定，专利复审委员会应当将经形式审查合格的复审请求书（包括附具的证明文件和修改后的申请文件）连同案卷一并转交作出驳回决定的原审查部门进行前置审查。原审查部门应当提出前置审查意见，作出前置审查意见书。除特殊情况外，前置审查应当在收到案卷后一个月内完成”。修改为“复审请求书（包括附具的证明文件和修改后的申请文件）经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查，并由审查部门提出前置审查意见”。

在细则修改之前，复审的前置程序规定是由作出驳回决定的原工作部门承担，实践中，基本是回到作出驳回决定的原审查员手里，这样的流程容易产生的问题是，作出驳回决定的审查员一般不会变更自己的审查意见，因此，前置阶段绝大部分都是不同意复审请求人的意见，而将案件转为合议组审查程序。

这样产生结果是前置程序流于形式，前置审查意见相对来说不够客观，不能起到真正的作用。而且，合议组审查程序的审查周期比较长，这就使得整个专利的审查程序延长。而不限于原审查部门审查之后，前置的客观性得到提升且审查程序缩短，对于有授权前景的专利能够及时得到保护。

（原标题：《专利法实施细则》及《专利审查指南》修改详解<六>：专利复审制度）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李月春 北京志霖律师事务所

编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君