专利法实施细则修改对专利实务工作的十大影响

来源:
IPRdaily
发布时间:2023-12-25
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2023年12月21日国务院第769号令公布了《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》,修改后的专利法实施细则将于2024年1月20日起施行。本次修改的时间点距离2020年10月17日修改通过的《中华人民共和国专利法》已有三年多。专利法实施细则的修改完善,对专利实务工作的意义重大,本文将从业务常见度的角度依次解读其可能带来的十大影响。

PART01

诚信原则的广泛适用可能增加专利复审、无效和行政诉讼业务

本次专利法实施细则的修改,将诚实信用原则引入到初审、实审、复审、无效的各个环节,这对于打击非正常专利申请、鼓励真实创新活动具有重大意义。

但实务中,也存在被非正常专利申请误击的可能性。目前在非正常专利申请的实操环节,允许专利申请人提交材料来进行解释,某些案件有可能会通过抗辩而进入正常的审理环节。

在以上场景之中,若初审、实审环节存在驳回案件的情况,则势必会增加专利复审、乃至行政诉讼案件的数量。而一旦诉讼双方各不相让,法院对此如何看待,也有待观察。

在专利无效中,可以预见选择细则第十一条作为无效理由,可能会变得更为常见,由此也会带来行政诉讼的业务机会。实际上,在2020年《专利法》修改之后,实务中已经有主动适用第二十条第一款“诚实信用原则”作为无效理由的案件出现。本次专利法实施细则主动将细则第十一条作为新增的无效理由,实际上更加强化了该无效理由的适用可能性。

PART02

明显创造性的审查可能会降低实用新型和外观设计的授权率

传统认知中实用新型和外观设计授权非常容易,由于仅进行初步审查,因此授权概率极高。但由于目前我国每年、以及累计的专利申请量已经达到非常可观的规模量级,因此近年来专利管理部门已经越来越鼓励提质增效。

不过,由于专利申请的惯性、以及企业对快速获权的需求,实用新型和外观设计专利申请的数量短期内还无法扭转。这种情况之下,引入明显创造性的审查,对于提高实用新型和外观设计专利的质量,具有现实价值。

明显创造性的审查一方面可能会降低实用新型和外观设计的授权率,另一方面也可能会带来潜在的争议。

例如,“明显创造性”的尺度如何把握?根据2023版《专利审查指南》第一部分第二章第11节的规定,“有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第4节的规定”。也即,明显创造性的审查尺度应当参照无效宣告程序中实用新型专利的审查尺度,特别是在现有技术的领域、数量方面,相对于发明专利而言,应更加严格。但实际案件的审查中,可能难以对此进行客观评价,容易导致产生纠纷。需要避免的情况是,单纯为了降低实用新型和外观设计的授权率,而强行刻意适用明显创造性来驳回案件,这对于创新活动并不有利。

PART03

恶意提起专利权属诉讼企图办理中止程序的行为将予以规制

原告提起专利权属诉讼(包括专利权和专利申请权),为了防止意外,通常都会向国知局提起中止程序,以便中止与涉案专利相关的所有行政程序。这种情况比较常见,但如何防止恶意提起专利权属诉讼的情况,在以往规则下难以解决。

特别是在专利侵权或专利无效过程中,极有可能会伴随发生专利权属诉讼,而法院或者行政裁决机关通常会等待专利无效的审理结果,才会做出最终的侵权判定。但若此时伴随发生专利权属诉讼,又会中止专利无效程序,从而可能会带来意料不到的局面。

例如,原告若大量维权,则可能会在侵权诉讼期间,通过虚假的专利权属诉讼来中止被告提起的专利无效程序,导致专利无效结果无法及时做出,从而使得原告可以利用延迟时间空档来获取维权利益。而被告同样可以在侵权诉讼中,利用以上的制度漏洞,中止自己提出的无效程序,从而延缓专利侵权程序。

本次细则第一百零三条增加了“国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的,可以不中止有关程序”。以上内容赋予了国知局自行判断的权利,无论是原告,还是被告,当发现对方有恶意提起专利权属诉讼企图办理中止程序时,可以利用以上新增条款内容并提供相应证据来维护自身合法权益。

PART04

职务发明的奖励报酬有所提高并将参照促进科技成果转化法

本次细则修改第九十三条将发明专利的奖金提至不少于4000元,将实用新型或外观设计专利的奖金提升至不少于1500元。因此,对于职务发明的奖励金额,实际上有所增加。

细则第九十四条则修改了职务发明报酬的确定方式,即在无约定的情况下,应依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》给予合理的报酬。

而2015年修订并现行有效的《促进科技成果转化法》面向的是“科技成果”,其内涵更为宽泛,其中第四十五条提到:

“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的,按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬:

(一)将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的,从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例;

(二)利用该项职务科技成果作价投资的,从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例;

(三)将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的,应当在实施转化成功投产后连续三至五年,每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。

国家设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合前款第一项至第三项规定的标准。

国有企业、事业单位依照本法规定对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的支出计入当年本单位工资总额,但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数。”

由此可见,《促进科技成果转化法》实际上比修改之前的专利法实施细则在技术成果报酬方面的支持力度更大。目前修改后的专利法实施细则通过直接参照适用的方式,引入《促进科技成果转化法》作为报酬的计算依据,在后续有关职务发明奖励报酬诉讼中具有重要价值。

PART05

开放许可的声明规则和备案制度更为细化并应注意禁忌情形

《专利法》2020年修改之后在第五十条和第五十一条增加了开放许可制度,本次细则的修改,新增第八十五条规定了专利权人提出开放许可声明的时间(即应当在公告授予专利权后提出)以及开放许可声明应写明的事项(例如开放许可声明内容应当准确、清楚,不得出现商业性宣传用语)。

需要特别注意的是开放许可的禁忌情形,也即细则第八十六条提到:“专利权有下列情形之一的,专利权人不得对其实行开放许可:

(一)专利权处于独占或者排他许可有效期限内的;

(二)属于本细则第一百零三条、第一百零四条规定的中止情形的(笔者注:权属中止、保全中止);

(三)没有按照规定缴纳年费的;

(四)专利权被质押,未经质权人同意的;

(五)其他妨碍专利权有效实施的情形。”

此外,本次细则同时新增第八十七条,其中提到开放许可一旦达成,应注意向国知局备案,即“通过开放许可达成专利实施许可的,专利权人或者被许可人应当凭能够证明达成许可的书面文件向国务院专利行政部门备案。”

PART06

专利权期限补偿制度将导致专利保护期限计算更为复杂化

2020年新《专利法》第四十二条规定了两种专利权期限补偿的情形,即审查延迟的期限补偿(实务中较为少见)、以及药品专利的期限补偿制度。本次实施细则新增“第五章 专利权期限补偿”对这两种期限补偿情形进行了详细规定。

在审查延迟的期限补偿(Patent Term Adjustment,PTA)方面,本次细则第七十七条提到“依照专利法第四十二条第二款的规定请求给予专利权期限补偿的,专利权人应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。” 第七十八条和第七十九条提到期限补偿的计算方法以及不适用期限补偿的情形。

特别注意,第七十八条提到“合理延迟:(一)依照本细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的,因复审程序引起的延迟;(二)因本细则第一百零三条、第一百零四条规定情形引起的延迟(笔者注:权属中止、保全中止);(三)其他合理情形引起的延迟。” 第七十九条提到“由申请人引起的不合理延迟包括以下情形:(一)未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知;(二)申请延迟审查;(三)因本细则第四十五条规定情形引起的延迟(笔者注:错误提交文件导致援引加入);(四)其他由申请人引起的不合理延迟。”此外,同日申请发明和实用新型,由于一案双申规则,在实用新型专利授权的情况下,发明专利本身就应延迟审查,因此发明专利的保护期限不适用补偿。

在药品专利期限补偿(Patent Term Extension,PTE)方面,本次细则第八十条至第八十四条,细化了药品专利期限补偿的相关规定。其中,第八十条提到“专利法第四十二条第三款所称新药相关发明专利是指符合规定的新药产品专利、制备方法专利、医药用途专利。”

第八十一条规定“依照专利法第四十二条第三款的规定请求给予新药相关发明专利权期限补偿的,应当符合下列要求,自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内向国务院专利行政部门提出:

(一)该新药同时存在多项专利的,专利权人只能请求对其中一项专利给予专利权期限补偿;

(二)一项专利同时涉及多个新药的,只能对一个新药就该专利提出专利权期限补偿请求;

(三)该专利在有效期内,且尚未获得过新药相关发明专利权期限补偿。”

第八十二条提到“依照专利法第四十二条第三款的规定给予专利权期限补偿的,补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去5年,在符合专利法第四十二条第三款规定的基础上确定。”

第八十三条提到“新药相关发明专利在专利权期限补偿期间,该专利的保护范围限于该新药及其经批准的适应症相关技术方案;在保护范围内,专利权人享有的权利和承担的义务与专利权期限补偿前相同。”

以上,由于我国普通技术领域的专利审查周期较短,因此审查延迟的期限补偿(PTA)在实务中可能比较少见。但是,药品专利期限补偿(PTE)由于其制度的特殊性,可能会比较常见,配合药品专利链接制度,这对于我国药品相关专利的保护具有重要意义。但是,客观上,专利权期限补偿制度,又会使得专利保护期限计算更为复杂化,特别是在药品领域,值得关注。

PART07

被控侵权人可以作为专利权评价报告的请求主体

本次细则第六十二条提到“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十第六十六条规定的专利权人或者、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。”

也即,从今往后,被控侵权人亦可以作为专利权评价报告的请求主体,在此之前仅限于专利权人与利害关系人。

由于在实用新型和外观设计专利的诉讼程序中,通常都会要求提供专利权评价报告作为立案的基础材料(电商平台投诉的要求类似),因此在侵权诉讼案件中被控侵权人主动请求国知局做出专利权评价报告的现象比较少见。

但实务中亦有可能出现专利权人通过律师函或者其他方式对侵权人做出警告,此种情况之下,被控侵权人既可以提起确认专利不侵权之诉,亦可以通过向国知局请求作出专利权评价报告的方式来维护自身权益。一旦专利权评价报告是负面的,则也可以作为确认不侵权之诉中的重要证据,提供给法院。

PART08

局部外观设计正式启动审查并且申请量将持续增涨

2020年《专利法》修改的亮点之一即是引入了局部外观设计制度,这既是响应创新主体的需求,也是为加入海牙协定铺平道路。

本次细则修改第三十条提到“申请局部外观设计专利的,应当提交整体产品的视图,并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。”这为实务中的局部外观设计的视图绘制提供了指引。

由于前期《专利法》修改之后,已经允许企业申请局部外观设计专利,但因为专利法实施细则和配套的审查指南迟迟无法落地,因此大量的局部外观设计专利尽管已经提交但都处于停滞状态。目前细则和审查指南同时发布,势必会使得大量的局部外观设计专利正式启动审查,我们也将看到大量的局部外观设计获得专利授权,势必也会引起行业的广泛关注,申请量可以预见将持续增涨。

在具体操作环节,局部外观设计到底如何审理,相信可以通过实际的案例更加明晰审查标准。而相应地,后续的行政诉讼以及侵权诉讼的审理标准,也会逐步完善。

PART09

发明或者实用新型专利可以作为外观设计的本国优先权文本

实务中,在做专利布局时,通常建议企业在对同一技术主题申请专利时,尽量同日申请。因此,发明、实用新型和外观设计应尽量同日递交,防止出现抵触申请的情况,导致专利有新创性的风险。

但本次细则第三十五条提到“外观设计专利申请人要求本国优先权,在先申请是发明或者实用新型专利申请的,可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请……申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。”

这一规则,使得发明或者实用新型专利也可以作为外观设计的本国优先权文本,从而为先提交发明或实用新型、再追加外观设计专利成为可能的专利申请途径。

但由于外观设计专利对视图的要求比较高,因此若在先的发明或实用新型专利无法显示外观设计的各种视图,则后续申请的外观设计是否能成功授权,也存在疑问,需要后续案例来观察。目前仍然建议企业同日申请,或者尽量在发明或实用新型专利中提供尽量多的不同角度视图,以规避潜在的风险。

PART10

复审程序中前置审查和依职权审查的规则有所改变

本次细则修改删除了原六十二条中关于前置审查的相关规定。在以往的前置审查程序中,通常是由原审查员来做出前置审查意见。如果申请人在复审程序中并未做出任何权项修改或修改不大,则前置撤驳的概率一般并不太高,使得前置程序流于形式。本次删除之后,为前置程序的制度完善提供了一定的空间。

而在复审程序的依职权审查方面,本次细则第六十七条提到“专利复审委员会国务院专利行政部门进行复审后,认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定或者专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形的,应当通知复审请求人,要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的,该复审请求视为撤回;经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会国务院专利行政部门认为仍不符合专利法和本细则有关规定的,应当作出维持原驳回决定驳回复审请求的复审决定。”

这里,本次细则第六十七条增加了“专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形”,使得国知局在复审程序中依职权审查的权限可能有所扩大。虽然“请求原则”和“依职权审查原则”都是《专利审查指南》中有关复审和无效案件审理的基本原则,但实务中,依职权审查的情形并不常见。本次修改之后,是否会突破目前实务中的处理方式,以及后续的行政诉讼如何看待这样的问题,有待观察。

综上,本文主要解读了2023年专利法实施细则修改之后,对专利实务工作可能带来的十大潜在影响。限于篇幅,本文并未讨论实务中较少见的问题,例如优先权出现问题导致申请恢复优先权或增加改正优先权(细则第三十六条、第三十七条)、遗漏/交错专利申请文件导致援引加入(细则第四十五条)、电子申请取消15天邮政日(实务中应尽量避免计算邮政日,否则将导致绝限日期陷入争议)、错过复审请求期限导致申请恢复(管理规范的代理机构不会出现这样的重大纰漏)、新颖性宽限期(扩大学术会议的范畴),等等。